КГС ВС высказался о запрете использования торговой марки

По делу № 910/6499/21 компания обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к нескольким физическим лицам – предпринимателям, с участием третьих лиц, о запрете использования без согласия истца обозначения «USUPSO», схожего с торговой маркой «MINISO», зарегистрированной за свидетельством Украины № 256518 и соответствующего обозначения, схожего с торговой маркой, зарегистрированной по свидетельству Украины № 240288, о запрете использования обозначений с окончанием «SO», графической частью изображения белого цвета в виде «смайла», красного цвета и иероглифов белого цвета также об обязательстве совершить действия, отмечает пресс-служба ВС.

Решением Хозяйственного суда в Киеве, оставленным по-прежнему постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда, в удовлетворении исковым требованиям отказано.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу компании, отменил судебные решения предыдущих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева, указав следующее:

«Абзацем пятым п. 5 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» установлено, что свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия обозначение, схожее с зарегистрированной торговой маркой, по приведенным в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого использования эти обозначения могут быть спутаны, в частности, если может возникнуть ассоциация такого обозначения с торговой маркой.

Согласно абз. 5 п. 4 ст. 16 настоящего Закона торговая марка признается использованной, если она применена в форме зарегистрированной торговой марки, а также в форме, отличающейся от зарегистрированной торговой марки только отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличия торговой марки.

Местный хозяйственный суд, отказывая в удовлетворении иска, указал, в частности, что в производстве Хозяйственного суда города Киева находится другое дело по иску компании к владельцам свидетельства Украины № 289929 и международной регистрации № 1384081 о словесной торговой марке «USUPSO» о признании их осуществление любого использования обозначений и обязательства совершить определенные действия. Ограничившись ссылкой на отсутствие судебного решения о признании недействительными свидетельства Украины № 289929 и международной регистрации № 1384081 (вступившее в законную силу), местный хозяйственный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в этом хозяйственном деле, поскольку ответчики имеют законные основания использовать обозначение « ».

Апелляционный хозяйственный суд дополнительно отметил, что ответчики имеют законные основания использования обозначения «USUPSO» как зарегистрированной торговой марки в силу предписаний ст. 16 Закона Украины “Об охране прав на знаки для товаров и услуг”. Поэтому нет оснований для запрета использования этого обозначения и обязательства совершить действия, среди прочего, по изменению названия магазинов, демонтажу вывесок и т.п. ».

Ни местный, ни апелляционный хозяйственные суды не отметили, на основании каких доказательств они установили правомерность пользования ответчиками торговой маркой « USUPSO », которая, по мнению истца, нарушает его права, в том числе и из-за более ранней регистрации его торговой марки. Кроме этого, с учетом имеющегося спора о правомерности регистрации торговой марки «USUPSO», используемой ответчиками, хозяйственные суды предыдущих инстанций преждевременно сделали вывод о правомерном ее использовании.

С постановлением КГС ВС от 16 июня 2022 года по делу № 910/6499/21 можно ознакомиться здесь.